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중국특허법 개정(2009.10월1일부터 시행) 무엇이 달라지나.
GREENCHINA
DATE : 09-02-08 16:40   HIT : 8,908

- 특허집행기관의 단속권한 강화 -

- 지적재산권 보호는 중국 내수시장 공략의 첫걸음 -

이 보고서는 ‘특허청 정덕배 駐中파견관’이 작성한 자료를 KOTRA 베이징 코리아비즈니스센터에서 요약 정리한 내용임.

□ 특허집행을 위한 단속권한 강화 → 건전한 시장여건 마련 촉진

○ 중국이 특허법 개정을 통해 출원인의 특허권을 강화하여 보다 적극적인 기술개발의 장을 마련함.

  - 2005년 4월부터 추진된 제3차 특허법 개정작업이 2008년 12월 27일, 제11회 전국인민대표회의 상무위원회 제6차 회의에서 통과되었고, 개정된 특허법은 2009년 10월 1일부로 시행될 예정임.

□ 주요 개정내용

특허법 제3차 개정의 주요 내용

- 유전자원에 관한 규정 신설
- 중복출원 허용
- 특허출원권 및 특허권의 양도제도 개선
- 공유규정 신설
- 특허대리기구 지정제도 폐지
- 중국에서 완성한 발명창조는 중국에 우선 출원하도록 의무화
- 특허 및 실용신안의 신규성 요건 강화
- 디자인 특허요건 및 보호 강화
- 실용신안 특허권 및 디자인 특허권 침해분쟁 발생시 평가보고서 제출 요구
- 공지기술 항변규정 신설
- 특허집행기관의 권한 강화
- 손해배상액 계산방법 개선
- 특허권 임시보호제도 개선

(1) 유전자원에 관한 규정 신설 (신규. 제5조 제2항, 제27조 제5항)

○ 신설 : 유전자원의 출처 명시 요구
  - ‘생물다양성협약’이 국제적으로 논의되자 이 협약의 주요 원칙을 특허법 개정에 반영. 2008년 5월 현재, 190개국이 ‘생물다양성협약(Convention on Biological Diversity)'에 서명한 상태임.
  - 법률 또는 행정법규를 위반하여 유전자원을 획득하거나 이용해 이를 바탕으로 완성한 발명창조에 대해서는 특허권을 부여하지 않음.(‘발명창조’란, 발명, 실용신안, 디자인을 가리킴)
  - 유전자원에 대해 특허권을 출원하는 경우, 출원인은 특허출원서류에 해당 유전자의 직접출처와 원시출처를 명기해야 하며, 원시출처를 설명할 수 없을 경우 그 이유를 설명해야 함. 

(2) 중복출원 허용 (수정. 제9조)

○ 현행 : 권리 수여기간의 형평성 문제 존재
  - 중국 발명특허 출원은 심사주의를 채택하고 실용신안 및 디자인 출원은 무심사주의를 채택하고 있음.
  - 2007년 기준, 특허권 수여기간은 26개월, 실용신안 및 디자인권 수여기간은 7개월 가량이 각각 소요되어, 특허 출원과 실용신안 출원에 대한 형평성 문제가 제기됨.

○ 개정 : 출원자의 권리행사기간 보장

  - 개정법에서는 원칙적으로 1발명 1특허주의를 채택함.
  - 동일한 출원인이 동일한 날, 동일한 발명에 대해 실용신안과 특허를 출원하고, 특허권 수여시 먼저 취득한 실용신안특허권이 종료되지 않은 상태에서 출원인이 실용신안권을 포기할 경우, 발명 특허권을 수여할 수 있도록 규정함.
  - 특허와 실용신안을 동시에 출원할 수 있는 기술일 경우, 권리허여기간이 짧은 실용신안을 먼저 수여하여 특허권을 수여할 때까지 권리를 행사할 수 있도록 하고, 특허권을 수여할 때 실용신안권을 포기함으로써 장기간 권리를 행사할 수 있도록 조치.

(3) 특허출원권 및 특허권의 양도제도 개선 (수정. 제10조)

○ 현행 : 관련규정 미비에 따른 규정간 불일치 조항 존재

  - 중국의 기업 또는 개인이 외국인에게 특허출원권 또는 특허권을 양도할 경우, 국무원 유관주관부서(상무부)의 비준을 받도록 규정.
  - 한편, 상무부의 관련 규정에는 수출금지 및 수출제한 기술 이외의 기술 비준규정이 없어 특허법 규정과 일치하지 않는 모순이 발생.

○ 개정 : 관련규정 정비

  - 중국의 기업 또는 개인이 외국인, 외국기업 또는 외국의 기타조직으로 특허출원권 또는 특허권을 양도할 경우, 관련 법률과 행정법규의 규정에 따라 절차를 밟도록 규정.

(4) 공유규정 신설(신규. 제15조)

○ 현행 : 현실성 부족

  - 현행법에는 공유에 관한 규정이 없기 때문에, 특허권 등 무형재산권의 특성을 간과하여 현실에 부합하지 못하는 한계가 있음.

○ 개정 : 현실적인 공유규정 추가

  - 둘 이상의 기업 또는 개인이 특허출원권 또는 특허권을 공유할 경우, 약정이 있으면 약정을 따름.
  - 약정이 없을 경우, 공유자는 단독으로 실시할 수 있고, 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있으나, 취득한 실시자료는 공유자간에 분배해야 하며, 기타 사항에 대해서는 공유자 전원의 동의를 얻어야 함.

(5) 특허대리기구 지정제도 폐지(수정. 제19조)

○ 현행 : 중국 국가지식산권국이 지정한 특허대리기구를 통해야만 특허출원 가능
  - 중국에 거소나 영업소가 없는 외국인, 외국기업 또는 외국의 기타 조직이 중국에 특허출원 또는 기타 특허업무를 처리하거나 중국인이 외국에 특허를 출원할 경우, 중국 국가지식산권국(우리나라의 특허청에 해당)이 지정한 특허대리기구에 위탁하여 처리해야 함. 이는 출원인의 절차상 장벽으로 작용.

○ 개정 : 법에 의거하여 설립된 기구라면 모두 가능

  - 법에 의해 설립된 특허대리기구에 위탁하여 특허출원을 처리할 수 있고, 중국인이 외국에 특허를 출원할 경우에도 지정된 특허대리기구를 통해서만 출원해야 한다는 규정을 삭제.
  - 중국의 현지법인이 아닌 우리기업이 중국에 출원할 경우, 중국 국가지식산권국이 지정한 특허대리기구를 통하지 않아도 되기 때문에 출원인의 특허대리기구 선택의 폭이 넓어짐.

(6) 중국에서 완성한 발명창조는 중국에 먼저 출원하도록 의무화 (수정. 제20조)

○ 현행 : 중국 이외의 국가로 먼저 출원하는 사례에 대한 제재조치 미비
  - 중국의 기업 또는 개인이 중국내에서 완성한 발명창조를 외국에 출원할 경우, 중국 국가지식산권국의 허가를 받도록 규정되어 있음.
  - 그러나, 외국기업의 현지법인 또는 합자기업 및 연구기관들이 이를 위반하여 본국 및 기타국가에 먼저 출원하는 사례가 빈번히 발생하고 있으며, 이에 대한 구체적인 처벌규정은 마련되어 있지 않음.

○ 개정 : 중국에 의무적으로 먼저 출원토록 규정

  - 중국에서 완성한 발명 또는 실용신안을 외국에 특허출원할 경우, 먼저 중국 국가지식산권국의 비밀유지 심사를 거치도록 규정.
  - 규정을 위반하여 외국에 먼저 출원할 경우, 중국에 출원한 발명 또는 실용신안에 대해 권리를 수여하지 않음.
(7) 특허 및 실용신안의 신규성 요건 강화 (수정. 제22조)

○ 현행 : 신규성 요건의 제한적 운용

  - 특허 및 실용신안의 신규성 개념을 국제 간행물주의 및 국내 사용주의를 채택.

○ 개정 : 신규성 요건 강화

  - 출원일 이전에는 중국 내외에서 공개되지 않아야 함.

  - 출원일 이전에 타인이 동일한 발명 또는 실용신안을 출원하지 않아야 하며, 출원일 이후에 공개된 특허출원서류 또는 공고된 특허서류 중에 기재되지 않아야 함.

(8) 디자인 특허요건 및 보호 강화 (수정. 제11조, 제23조, 제25조, 제27조, 제31조, 제59조)

[디자인 특허권 보호 강화]

○ 현행 : 디자인 특허권 보호장치 미흡

  - 중국의 WTO 가입 이후, 중국내 디자인 특허 출원건수가 연평균 28.1% 폭으로 급증. (2001년 60,647건 → 2007년 267,432건)

  - 그러나, 중국은 디자인 특허 출원에 대해 무심사주의를 채택하고 있어, 대다수의 디자인 특허 출원이 타인의 출원을 변형하거나 모방한 것으로 중국의 디자인 특허 제도의 발전을 저해하는 요소로 지적됨.
  - 디자인 특허권은 유행에 민감한 권리인데 반해 현행법은 판매를 위한 전시행위를 실시행위로 규정하지 않고 있음. 이에, 각종 전시회에서 디자인 특허권 침해제품을 발견하더라도 이를 단속할 근거가 없어, 발명 및 실용신안 특허권에 비해 보호가 미흡한 실정임.

○ 개정 : 디자인 특허권 보호장치 강화

  - 디자인 설계에 대한 권리수여조건 및 디자인 특허권에 대한 보호를 강화하는 방향으로 개정됨.
[디자인 특허권 수여조건 강화]

○ 현행

  - 디자인 특허권 수여조건으로 국내외 출판물 공개주의와 국내 사용주의를 채택.

○ 개정 : 디자인 특허권 수여조건 강화

  - 출원일 이전에는 중국 내외에서 공개되지 않아야 함.
  - 출원일 이전에 타인이 동일한 발명 또는 실용신안을 출원하지 않아야 하며, 출원일 이후에 공개된 특허출원서류 또는 공고된 특허서류 중에 기재되지 않아야 함.
  - 현존 디자인 또는 현존 디자인의 특징적 조합과 비교하여 명백하게 구별되어야 함.
  - 표지로 작용하는 평면디자인에 대해서는 권리를 허여하지 않음.

[유사 디자인제도 신설]

○ 현행 : 중복된 절차에 따른 행정낭비요소 존재

  - 유사 디자인제도를 채택하고 있지 않아, 제31조 제2항의 규정에 의해 1건마다 출원해야 하고, 심사관은 매 건에 대해 초보심사를 거친 후 등록여부를 결정함.
  - 그러나, 이는 특허법 실시세칙 제13조 제1항 규정에 의해 거절될 가능성이 큼.

○ 개정 : 유사 디자인제도 신설

  - 유사 디자인제도를 신설하여 동일 물품에 대한 2항 이상의 유사한 디자인에 대해서는 1건으로 묶어 출원할 수 있도록 규정.

  - 단, 현행 1물품 1디자인제도 및 1벌 물품제도와 병행.

[디자인권 보호범위에 대한 판단기준 제공]

○ 현행 : 디자인권 보호범위에 대한 판단기준 모호

  - 출원 디자인의 간단한 설명은 필요시 제출토록 하고, 디자인 특허권의 보호범위는 도면 또는 사진에 표시된 해당 디자인 제품을 기준으로 한다고 규정.

○ 개정 : 디자인권의 보호범위에 대한 명확한 판단기준 제공
  - 디자인권의 보호범위를 도면 또는 사진에 표시된 해당 물품의 디자인을 기준으로 하고, 간단한 설명은 도면 또는 사진에 표시된 해당 물품의 디자인을 해석하는데 이용할 수 있다고 규정.

[디자인 특허권 판매를 위한 전시행위 추가]
○ 현행 : 디자인 특허권에 대한 행위범위 제약
  - 발명 특허권 및 실용신안 특허권의 실시행위에 대해 제조, 사용, 판매를 위한 전시, 판매, 수입행위를 규정.
  - 그러나, 디자인 특허권에 대해서는 제조·판매·수입행위만 규정하고 있어 유행에 민감한 디자인권의 보호가 미흡.

○ 개정 : 판매를 위한 전시행위 추가
  - 디자인 특허권의 실시행위에 판매를 위한 전시행위를 추가로 규정.

(9) 실용신안 특허권 및 디자인 특허권 침해분쟁 발생시 평가보고서 제출 요구(수정. 제61조)
○ 현행 : 등록권리의 유효성 보호체계 미흡
  - 중국은 실용신안 및 디자인 특허 출원에 대한 무심사주의를 채택하고 있어, 등록권리의 안정성 및 신뢰에 영향을 미치고 침해소송에서 등록권리의 유효성 확인이 중요한 문제로 부각됨.
  - 그러나, 현행법에서는 실용신안 특허 출원인에게만 특허청이 작성한 검색보고서 제출을 요구할 수 있다고 규정하여, 실용신안 및 디자인 특허 제도의 정상적인 운영에 지장을 초래

○ 개정 : 등록권리의 유효성 보호체계 강화
  - 실용신안 특허권 또는 디자인 특허권 침해분쟁이 일어날 경우, 인민법원 또는 특허업무 관리부서는 특허권자 또는 이해관계자에게 요구할 수 있는 사항을 강화함.
  - 특허청은 특허권자 또는 이해관계자를 대상으로, 관련 실용신안 또는 디자인 특허에 대한 검색, 분석 및 평가를 실시하고 작성한 특허권 평가보고를 요구할 수 있으며, 특허권 침해분쟁을 처리심사하는 증거로 활용할 수 있음.

(10) 공지기술 항변규정 신설 (신규. 제62조)
○ 신설 : 특허권 침해자의 공지기술 항변규정 신설
  - 특허, 실용신안, 디자인권의 침해분쟁 중, 침해자의 공지기술 항변규정을 신설.
  - 권리침해 혐의자가 실시하는 기술 또는 설계가 현존기술 또는 현존설계에 속한다는 증거나 증명이 있다면, 특허권 침해행위를 구성하지 않는다고 규정.

(11) 특허집행기관의 권한 강화 (수정. 제64조)
○ 현행 : 특허집행기관의 제한된 권한
  - 특허집행기관의 구체적 권한은 행정규정에 의해 업무를 수행하고 있으나, 침해물품에 대한 압수권한이 없어 상표권 집행기관과의 형평성 문제가 제기됨.

○ 개정 : 특허집행기관의 조사, 봉인, 압류 가능

  - 집행기관의 구체적인 권한과 특허 침해품에 대한 증거 및 증명이 있는 경우, 조사, 봉인 및 압류를 할 수 있도록 규정.

(12) 손해배상액 계산방법 개선 (수정. 제65조)

○ 현행 : 계산방법의 합리성 부족
  - 침해로 인한 손해배상액의 계산은 권리자가 침해행위로 인해 받은 손실 또는 침해자가 침해행위로 인해 얻은 이익에 의해 선택하여 확정하도록 규정

○ 개정 : 배상액에는 권리자가 침해행위를 제지하기 위해 지급한 합리적 비용도 포함

  - 권리자가 받은 침해행위로 인한 실제 손실에 의해 확정
  - 권리자의 손실을 확정하기 곤란한 경우, 침해자가 침해행위로 인해 얻은 이익에 의해 확정
  - 권리자의 손실 또는 침해자가 얻은 이익의 확정이 곤란한 경우, 해당 특허허가실시료의 배수를 참고하여 합리적으로 확정
  - 권리자의 손실, 침해자가 얻은 이익 및 특허허가실시료 모두 확정하기 곤란한 경우, 특허권의 종류, 침해행위의 성질 및 상황 등의 요인에 의거하여 1만위앤 이상 1백만위앤 이하의 배상을 확정하도록 규정

(13) 특허권 임시보호제도 개선(수정. 제66조, 제67조)

○ 현행 : 재산보전조치에 따르는 행정적 부담 과다

  - 발명 특허권, 실용신안 및 디자인 특허권 침해에 대한 임시보호조치로 침해행위정지명령 및 재산보전조치를 법원에 신청할 수 있도록 규정

○ 개정 : 재산보전조치 삭제. 침해행위정지명령과 증거보전조치를 구분

  - 재산보전조치 삭제
  - 침해행위정지명령과 증거보전조치를 구분
  - 침해행위정지명령 : 제소하기 전에 법원에 신청할 수 있고, 법원은 신청을 접수한 때로부터 48시간 내에 신청건에 대한 접수여부를 결정해야 함. 단, 특수한 상황이 있어 연장이 필요한 경우 48시간 연장가능

  - 증거보전조치 : 제소하기 전에 인민법원에 신청할 수 있고, 법원은 신청을 접수한 때로부터 48시간 이내에 신청건에 대한 접수여부를 결정해야 함.


□ 시사점

○ 중국시장만 빼앗기는 것이 아니라 전 세계시장을 빼앗길 가능성도 있어

  - 중국에서 특허침해를 당했을 경우, 제소하더라도 명확한 효과가 없어 방치하는 경우도 있는 것으로 알려져 있으나, 이는 결국 시장을 빼앗기는 결과를 초래함.

  - 중장기적으로 볼 때, 중국에서 침해당한 제품이 다시 제조돼 기타 국가로 수출될 경우, 해외시장에서도 우리의 자리를 지키지 못할 가능성이 있음.

○ 내수시장 진출의 첫걸음 : 지적재산권 보호

  - 중국 자국기업은 물론 글로벌 기업과의 중국 내수시장 쟁탈전에서 살아남기 위해서는 지적재산권 보호를 위한 사전조치가 필수적임.

○ 지적재산권 보호를 위한 비용은 ‘투자’라는 자세로 접근해야

  - 중국정부는 특허법 개정에 따른 특허법실시세칙 개정을 추진 중이며, 구체적인 개정내용에 대한 지속적인 관찰이 필요함.

  - 마케팅 비용 이외에 지적재산권 보호를 위한 투자도 수반된다면, 현지 시장에서 보다 안정적이고 지속적인 판매활동이 이뤄질 것으로 기대됨.

  * 유첨 : 특허법 개정 신구대조표 1부

자료원 : 중국 國家知識産權局, 특허청 정덕배 駐中파견관 작성자료 종합